本記事は弁護士の山本飛翔（つばさ）さんによる寄稿です。これまで数多くのスタートアップを支援してきた山本さんは、2020年3月に「スタートアップの知財戦略」を出版、同月には特許庁主催「第1回IP BASE AWARD」知財専門家部門で奨励賞を受賞しました。
また、大手企業とスタートアップの両方をサポートしてきた経験を生かし、特許庁・経済産業省「オープンイノベーションを促進するための支援人材育成及び契約ガイドラインに関する調査研究」（いわゆるモデル契約）に事務局として関与しています。
本連載では「事業成長を目指す上で、スタートアップはいかに知財を活用すべきか」という点をご紹介していきます。過去の記事一覧はこちら。
会社に必要な権利、創業メンバー（個人）や前職に帰属していませんか？
スタートアップとしていざ起業しよう、という場合、学生起業や、どこかの企業や研究所での勤務を経て起業する場合など、色々なパターンがありえます。しかし、一切の準備をせずいきなり会社を設立するということは少なく、何らかのアイディア出しや、プロダクト／サービスの素となる技術開発などを行っている場合が多いと思います。
この場合、設立前の成果物についての特許を受ける権利や、あらかじめ自身で作成していたロゴの著作権などの権利が、創業メンバー「個人」に帰属している可能性があります。個人に帰属した権利は、会社設立をもって当該個人から設立後の会社（法人）に移転するわけではありません。つまり、会社に必要な権利が創業メンバー個人に残存していると解釈される可能性があるわけです。
そして、会社にとって重要な権利が確実に会社に帰属しているか否かは、ベンチャーキャピタルなどから出資を受ける際のデューデリジェンス（DD）で確認されます。そのため、権利帰属が不明確な状態であることは、事業価値を下げる要素として評価されるおそれがあるのです。また、権利の帰属が不明確なまま、当該創業メンバーが会社から離れてしまった場合、当該権利をめぐる紛争が起こってしまう可能性も否定できません。
そこで今回は、設立前後における成果物の権利の帰属に関して、留意すべき点をご紹介します。
①成果物の権利帰属についての合意書
設立前後のスタートアップがまず留意すべきことは、成果物の権利が、会社に帰属していることを書面で明らかにすることです。この場合、いかなる権利を、いつの時点で、誰から譲渡したのか、という点を合意書に盛り込む必要があります。
なお、会社設立前に創作した著作物について、著作権を会社に譲渡する場合には、以下の2点を入れておくことが望ましいでしょう。
②著作者人格権を会社に対して行使しない旨の合意（※2）
※1 著作権法61条2項が、「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」と規定しているため。なお、著作権法27条・28条に定める権利とは、翻訳権・翻案権などと、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利となっています。少し噛み砕いて表現すると、オリジナルのものの本質的な部分を残しつつ改変を加える権利、および同改変が行われた場合にオリジナルの著作物の著作者が有する、同改変部分について同改変者が保有する権利ということになります。
※2 著作権法59条が、「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」と規定しているため。
②前職との関係
スタートアップの中には、前職で得た知識や経験を活かして起業するケースも考えられます。その場合は、前職の就業規則や退職時の誓約書などによって課された競業避止義務（※3）や守秘義務に違反するおそれがないか、慎重に検討し、義務違反が生じないように配慮する必要があります。
特に、営業秘密との関係では最近、競合他社の営業秘密を不正取得したとして、回転ずしチェーン「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイトの前社長が不正競争防止法違反で逮捕されました。このことからも、その対応の必要性の高さは想像に難くないでしょう。
また、前職のアイディア・技術情報などを活用してプロダクト・サービスを開発する場合も注意が必要です。当該プロダクト・サービスに関する特許を受ける権利が、職務発明として既に前職の会社に譲渡されているか、または帰属している可能性があるためです（特許法35条参照）。
この場合、会社設立後にプロダクト・サービスについて特許権を取得するにあたっての支障になるのみならず、前職の会社の特許権を侵害するリスクも出てくるため、慎重に検討する必要があります。だからこそ、複数人で創業する際は、前職で得た知識や経験を活用することについて問題がないか、創業メンバー間で（必要に応じて弁護士に相談しつつ）確認することが望ましいでしょう。
※3 競業避止義務契約の有効性について争われた裁判例として、経済産業省がまとめた資料（PDF）もご参照ください。同資料では、競業避止義務の有効性を判断するにあたっての期間の長短や代償措置の有無等の各種考慮要素を参照しつつ、各裁判例の比較を行っており、参考になります。
会社名とプロダクト名を統一する場合の注意点は？
③会社名・プロダクト／サービス名・ロゴ・ドメインを巡る問題
会社設立にあたっては、会社名（商号）、プロダクト・サービス名、ロゴ、ドメインを決めることとなります。会社設立時にはそれらについて自社の利用を確保し、また、事業戦略に活かしていくためにも、可能な限り商標権などの権利を取得していくことが望ましいです。
以下では、会社名やプロダクト・サービス名、ロゴ、ドメインの名称を決定するにあたっての留意点をご紹介します。
（ａ）会社名（商号）をめぐる権利関係
会社の名称は、商号ともいいます（会社法6条1項）。そして、会社法8条1項は、「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」と規定していることから、商号を選定するにあたってはまずこの点に留意しなければいけません（※4）。
特に、会社名とプロダクト・サービス名を統一するスタートアップにとって、商号が問題となるケースがあります。商号は、自社のプロダクト・サービスと他社のプロダクト・サービスとを識別するために使用される場合（いわゆる「商標的使用」）には、当該会社名について商標権を取得し、保護する必要が高いです。
なお、会社名とプロダクト・サービス名を統一しない場合においても、会社名については商標権を取得しておく方が望ましいでしょう（各種デューデリジェンスなどでも会社名について商標権が取得されているか否かは調査項目になる可能性が高いです）。
※4 なお、不正競争防止法2条1項1号及び2号は、他人の周知・著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用等する行為を禁止しているため、商号についても不正競争防止法による保護の対象となります。そのため、この点からも、他社の著名な会社名と同一又は類似した商号は避けるべきといえるでしょう。
（ｂ）プロダクト・サービス名
プロダクト・サービス名については、できる限り商標として強いものを選択することが望ましいです。強い商標か否かについては、その商標の識別力がどれほど強いかによって決まります。
識別力の高い商標を選定する際に参考になる基準は以下のとおりです（一般的に識別力が強いとされる順番で紹介します）。できれば、第三者に商標権を取得されていない名称であり、かつ、下記のグラフの「造語など、独創的な商標」または「商品・サービスと関係のない一般用語」のカテゴリでプロダクト・サービス名を選定したいところです。
設立前後のスタートアップが商標出願する際の注意点
そして、商標出願を行う場合、出願対象となる商標を決定するのみならず、その商標を使用する商品・サービスのカテゴリーを決める必要があります（指定商品・指定役務）。スタートアップとしては、次の2点の理由から、この指定商品役務の選択に注意する必要があります。
まず、①スタートアップとしては、新しい事業領域に挑戦することが多く、当該事業にかかる商品・役務が既存のカテゴリーにそのままあてはまらない場合があります。この場合は、弁理士などと相談しつつ、適切なワーディングで慎重に指定商品役務を検討する必要があります。
また、②スタートアップはピボットなどにより事業自体が大きく変わることも珍しくありません。そのため、全てを事前に予想することは難しいにせよ、限られた予算の中で、できる限りピボットなどの可能性も踏まえつつ指定商品役務を選択する必要があります。
プロダクト・サービス名を複数展開する場合には、特定の1つの商標を起点にシリーズ展開していくか（例：AppleのiPad Air、iPad Proなど）、それぞれに全く違う商標を使用するやり方があります。特にフェーズが若く、資金に余裕のないスタートアップとしては、多くの商標権を登録したり、第三者の商標権侵害の有無の調査（クリアランス）を行ったりする必要が出てくるため、前者の方法が望ましい場合が多いでしょう。
自社が採用しようとしている商標が、他社により商標登録をなされているか否かについては、大まかな調査であれば、特許庁のデータベース「J-PlatPat」を用いて確認できます。なお、出願から当該商標出願が公開されるまでは、当該出願はJ-PlatPatでも確認できないため注意が必要です。
J-PlatPatでの確認手順は以下のとおりです。
①J-PlatPatの商標のタブの「商標検索」にアクセスし、検討している商標の読み方をカタカナで入力し、称呼が同じものや似たものがあるか否かを確認する（画像はCoral Capital出資先でもある「カミナシ」と入力したところ）
②同じ、または似た称呼の商標が出てきた場合には、「商品及び役務の区分」ならびに「指定商品又は指定役務」を確認し、自社が行おうとしている事業と重複しているか否かを確認する。
クラウドソーシングでロゴ作成、権利まわりの「落とし穴」に注意
（ｃ）ロゴ
ロゴを採用する場合、①作成にあたっての権利処理、②第三者の権利侵害の回避、③自社の商標権の取得のそれぞれが問題となります。
まず、①について、最近ではクラウドソーシングサイトなどで安価に作成するケースが増えていますが、外部の第三者に作成を依頼する場合、当該第三者からロゴに関する著作権などの権利の譲渡を受けることが必要となります。また、商標は先願主義であるため、当該第三者が自社よりも先に商標出願を行わないよう、第三者との間で合意しておくべきでしょう。
次に、②ロゴが第三者の権利を侵害しないよう、留意する必要があります。特に第三者に制作を委託する場合、制作過程が見えないため、既存の作品を模倣するなどして第三者の権利を侵害するものなのかどうかの判別が難しいです。そのため、制作を委託した第三者に対し、当該ロゴが第三者の権利を侵害したものでないことの表明保証は求めておくべきでしょう。なお、その場合でも、納品されたロゴを用いて画像検索などを行い、明らかに類似するものがないか否かは確認しておいても良いでしょう。
その上で、③ロゴについても、少なくともよく使用するものについては、商標出願しておくことが望ましいでしょう。
（ｄ）ドメイン
スタートアップの皆様の間でも、ドメインを早めにとることの重要性は認識されているように感じます。しかし、先にドメインをとったものの、そのドメインにかかる名称だと会社名やプロダクト・サービス名として商標権が取得できず、後々ドメインと会社名やプロダクト・サービス名がずれてしまう、という例も少なくありません。
したがって、ドメインを取得するにあたっては、上記の各点を踏まえ、会社名やプロダクト・サービス名を検討した上で、それと合わせてドメインを取得する方が望ましいでしょう。なお、「不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」（不正競争防止法2条1項19号）は不正競争防止法上、「不正競争行為」として差止・損害賠償請求の対象となるため、留意する必要があります。
今回は、設立前後におけるスタートアップと知財の関係についてご紹介しました。次回からは、シードステージの留意点をご紹介いたします。
ご質問やご意見等ございましたら、TwitterまたはFacebookよりお気軽にご連絡ください。本連載と関連し、拙著『スタートアップの知財戦略』もご参照ください。
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